[Propriété Intellectuelle] nom de domaine et reprise partielle du nom d'une marque

[Naïla]

Bonjour,

j'ai parcouru vos forums ainsi que de nombreux articles sur le sujet mais n'étant pas experte je reste dubitative sur la suite à donner cette demande.
Vos lumières seront les bienvenues.

J'exploite depuis deux ans un site internet que j’appellerais téléphones-pour-les-debutants.com dans lequel une équipe de rédacteurs décryptent l'actualité, proposent des tests et des tutoriaux en s'adressant aux novices, avec un vocabulaire adapté donc.

J'ai reçu un mail de la part de la société que nous appellerons "pour les débutants" qui me demande de leur rétrocéder gracieusement mon nom de domaine et de cesser d'utiliser cette expression que ce soit dans un futur article ou ailleurs.

Je leur ai répondu :
-qu'il n'y avait pas de confusion possible dans la mesure où nos domaines d'activités étaient différents,
-que notre charte graphique ne laissait pas de place à confusion,
-qu'il s'agissait d'une expression courante de la langue française qui avait pour but de définir effectivement notre façon de travailler,
-que nous exploitions ce site depuis 2 ans sans jamais avoir été confondus avec eux
-que nous gérions en outre d'autres sites qui n'utilisaient pas cette expression et qu'il n'y avait donc aucune volonté de notre part de capter leur clientèle
-et que nous ne donnerions pas suite à cette demande qui nous parait injustifiée
-mais que nous acceptions d'insérer une mention "ce site n'est en aucun cas affilié à la société pour les débutants".

La réponse fut la suivante :
"Nous sommes sensibles à vos arguments et comprenons vos motivations quant à l’utilisation de la formule « Pour les débutants » pour votre site.
[...]
"Nous ne voyons dans votre attitude aucune volonté de nuire que ce soit au niveau commercial ou au de niveau de l’image de la marque « Pour les débutants » mais nous réitérons notre demande et acceptons de vous laisser un délais pour vous exécuter.




Je suis un peu étonnée, c'est le moins que l'on puisse dire.
La marque reconnait que nous n'avons pas volonté de nuire et que l'utilisation de cette expression est motivée, mais réitère sa demande..


De mon côté je ne souhaite pas rétrocéder le fruit de mon dur labeur sous prétexte qu'une partie de mon nom de domaine reprend une expression courante de la langue française qui a été déposée comme marque.

Je pense que s'il y avait eu lieu de cesser mon activité j'aurais reçu une LRAR en bonne et due forme et pas une tentative de me faire céder par intimidation.
Mais ce n'est que mon avis.

Quelle suite devrais-je donner ? Réitérer mes arguments ? Demander à un avocat de leur rédiger un courrier ? Laisser courir ?

Mon site a acquis une certaine renommée, plusieurs millions de visiteurs chaque mois parcourent son contenu, abandonner mon NDD gracieusement n'est juste pas envisageable, il me serait impossible de repartir de zéro et d'attendre 2 ans avant qu'un autre NDD rencontre le même succès. C'est une part importante de mes revenus qui s'effondreraient.

Si j'ai bien compris les différents jugements que j'ai lu jusqu'à présent on ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser le nom d'une marque lorsque celle-ci associe des mots courants de la langue française et qu'il s'agit en outre de domaines d'activités différents et que l'utilisation de l'expression en question est justifiée; choses que j'ai exposé dans ma réponse.

Néanmoins ils s'entêtent. Ont-ils des chances de gagner si procès il y avait ? Je ne souhaite pas aller jusque là, compte tenu de mes faibles moyens et des gros moyens à leur disposition et j'ai bien tenté le règlement à l'amiable mais en vain.

Cependant j'en fais presque une question de principe, j'ai travaillé dur et j'estime cette demande opportune et infondée.
Que pensez-vous que je doive faire ? Ont-ils des chances de gagner ?

Merci de vos éclairages.

---------- Message ajouté à 12h41 ---------- Précédent message à 12h40 ----------

J'ajoute que je n'ai pas déposé ce NDD à l'INPI, je suis juste titulaire du nom de domaine, si ça peut vous aider.

---------- Message ajouté à 13h19 ---------- Précédent message à 12h41 ----------

Si j'ai bien compris mes lectures, on ne peut empêcher quelqu'un d'utiliser une suite de mots courants sauf si ceux-ci constituent un ensemble distinctif et uniquement s'ils sont utilisés de mauvaise foi, à des fins de tromperie (cf affaire "allez les bleus" et "afflelou vs foncia") ?
Dans ce cas je devrais normalement n'avoir rien à craindre non ?

Je rajoute aussi que la marque en question a publié un ouvrage qui reprend mot pour mot mon NDD mais bien après la création de mon NDD et que le titre de cet ouvrage n'est pas déposé à l'INPI.
Est-ce que je cours un risque supplémentaire ? Ou est-ce au contraire une nouvelle preuve de ma bonne foi ?

[Christ0]

Bonjour,

Il est difficle de vous répondre sans avoir les éléments en mains, le nom de domaine que vous gérez ainsi que celui qui a été déposé, ce serait comme lire dans une marre de café.
Pour autant, il est certain que lorsqu'un nom est déposé, quand bien même celui ci l'ait été après la création de votre NDD, le dépôt protége irréfutablement le nom ou l'expression protégée.
Un argument, que vous soulevez d'ailleurs, c'est la manière dont l'entreprise vous a contacté, en principe ils auraient du faire intervenir un avocat, compte tenu notamment de la complexité de ce genre d'affaire, aussi je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle qui sera à même de vous répondre.
Il convient dans ce type de dossier d'analyser les théses de chaque partie, puis de faire ressortir d'une part ce que les textes légaux prévoient mais également tenir compte de la jurisprudence qui a posé des règles bien précises en la matière.

[Naïla]

J'en conviens, l'affaire semble complexe et sans connaitre ni mon nom de domaine ni la marque qui a été déposée, difficile de juger.
Néanmoins si quelqu'un souhaiterait me faire parvenir son avis, je me tiens à disposition par message privé pour donner ceux-ci.
Il est certain que l'intervention d'un avocat spécialisé sera de toute manière nécessaire.
Mais parfois ne serait-ce que d'estimer la difficulté d'une affaire peut soulager l'angoisse qui pèse sur ses épaules.

Il me semble qu'il existe trois conditions pour que la contrefaçon (si c'est bien de cela qu'il s'agit) soit retenue.
Est-ce exact ?

[frednhl]

J'ai lu rapidement mais comme vous l'avez dit le coeur de la discution portera sur la DISTINCTIVITE de votre signe au sens de l'art L.711-2 a) ou b) du CPI

"Pour les débutants" entre effectivement dans le champs d'application de cet article .... il est donc du domaine public !

A voir pour la vraie dénomination ...

A votre disposition par mp

[Naïla]

J'ai lu rapidement mais comme vous l'avez dit le coeur de la discution portera sur la DISTINCTIVITE de votre signe au sens de l'art L.711-2 a) ou b) du CPI

"Pour les débutants" entre effectivement dans le champs d'application de cet article .... il est donc du domaine public !

A voir pour la vraie dénomination ...

A votre disposition par mp

merci pour ces quelques pistes et pour votre proposition de mp.

je ne peux malheureusement pas vous envoyer de message privé, je crois qu'il vous faut un minimum de 5 messages sur le forum pour être autorisé à en recevoir. =/

[Christ0]

J'en conviens, l'affaire semble complexe et sans connaitre ni mon nom de domaine ni la marque qui a été déposée, difficile de juger.
Néanmoins si quelqu'un souhaiterait me faire parvenir son avis, je me tiens à disposition par message privé pour donner ceux-ci.
Il est certain que l'intervention d'un avocat spécialisé sera de toute manière nécessaire.
Mais parfois ne serait-ce que d'estimer la difficulté d'une affaire peut soulager l'angoisse qui pèse sur ses épaules.

Il me semble qu'il existe trois conditions pour que la contrefaçon (si c'est bien de cela qu'il s'agit) soit retenue.
Est-ce exact ?

Effectivement il s'agit bien de contrefaçon ! Le propriétaire d'une marque qui a toléré cinq ans l'usage d'une marque identique ou proche de la sienne ne peut plus agir en contrefaçon, malheureusement cela fait deux ans que vous l'utilisez non ? S'agit il d'un domaine en .FR ou .COM ? Vous avez déposé le nom de domaine avant ou après le dépôt de la marque ?

[Naïla]

Effectivement il s'agit bien de contrefaçon ! Le propriétaire d'une marque qui a toléré cinq ans l'usage d'une marque identique ou proche de la sienne ne peut plus agir en contrefaçon, malheureusement cela fait deux ans que vous l'utilisez non ? S'agit il d'un domaine en .FR ou .COM ? Vous avez déposé le nom de domaine avant ou après le dépôt de la marque ?

.fr et ça fait effectivement deux ans.
j'ai déposé mon NDD après le dépôt de la marque.
je précise que mon NDD ne correspond pas à la marque mais reprend une partie de celle-ci.
disons que si la marque s'intitulait "sur le pouce" mon NDD serait manger-sur-le-pouce.fr
la marque est constituée d'un ensemble de mots du langage courant que j'ai utilisé pour leur signification et pas pour faire ombrage et la marque elle-même en convient.
difficile d'en dire plus sans révéler leur identité, mais voilà un peu le tableau.

[Christ0]

Ce qui peut vous sauver c'est le fait que vous n'utilisez pas dans les mêmes domaines que la marque protégée, le hic c'est que le dépôt est antérieur à l'acquisition du nom de domaine. Tirez vous des ressources de ce site ? Ce qu'elle peut vous reprocher aussi c'est une utilisation en concurence déloyale, par exemple que vous avez profité de la notoriété de la marque, de la publicité qu'elle à faite, pour capter la clientèle, c'est ce que l'on appel faire de la concurrence parasitaire.

[Naïla]

Ce qui peut vous sauver c'est le fait que vous n'utilisez pas dans les mêmes domaines que la marque protégée, le hic c'est que le dépôt est antérieur à l'acquisition du nom de domaine. Tirez vous des ressources de ce site ? Ce qu'elle peut vous reprocher aussi c'est une utilisation en concurence déloyale, par exemple que vous avez profité de la notoriété de la marque, de la publicité qu'elle à faite, pour capter la clientèle, c'est ce que l'on appel faire de la concurrence parasitaire.

oui je tire des ressources qui me permettent d'en vivre.
dans nos échanges, la marque a admis que nous utilisions cette expression de bonne foi et sans leur créer de nuisance, ce n'est pas suffisant ?
elle a admis que nous ne captions pas leur clientèle, nous sommes dans deux domaines différents et il n'y a pas de possibilité de nous confondre.

en revanche il est possible qu'ils s'imaginent que nous avons acquis notre renommée grâce à cette expression, ce qu'il est facile d'infirmer.
notre renommée a été acquise grâce à un très long de travail de référencement uniquement en ligne, et aucun des liens qui renvoient chez nous ne font mention de cette marque, de sa société ou quoi que ce soit qui puisse nous rapprocher.

c'est au fur et à mesure de nos articles que nous avons obtenu des liens vers notre site, il s'agit de tests de matériel, d'applications, de tutoriels et c'est petit à petit le succès est arrivé.
aucun des liens qui nous mentionne ne fait état de cette société.
On peut facilement le voir dans nos rapports d'audience.

il n'est pas possible aujourd'hui d'ouvrir un nom de domaine et espérer des millions de visiteurs uniquement à cause d'une expression; donc je pense qu'il est facile d'infirmer que nous aurions capitalisé sur la marque.
mais est-ce bien évident pour un juge ? est-ce un argument valable ? pour moi ça me parait évident..
qu'en pensez-vous ?

[Christ0]

Je ne suis pas certain que l'absence de nuisance suffise à caractériser l'absence d'atteinte à la marque. Le courrier que vous avez reçu fait il état d'une disposition particulière ou des références jurisprudentielles venant appuyer leur demande ? Est il possible d'avoir une copie en ayant anonymisé les éléments ?

[Naïla]

voici une copie :

Nous sommes sensibles à vos arguments et comprenons vos motivations quant à l’utilisation de la formule « xxxx » pour votre site.
Nous ne voyons dans votre attitude aucune volonté de nuire que ce soit au niveau commercial ou au de niveau de l’image de la marque « xxxxxxx ».

Toutefois, comme vous le savez, nous sommes uniquement licencié de la marque « xxxxxxx » et nous nous devons d'agir au nom de notre licencieur.
Par conséquent nous ne pouvons donner suite à vos propositions.
Nous réitérons donc nos demandes à savoir :
- cesser l'exploitation des noms de domaine xxxxxxxx.fr ainsi que de tout nom de domaine dont vous seriez titulaire et qui comprendrait la marque « xxxxxxxxxx ».
- Rétrocéder gracieusement à la société xxxxxxxxx.( titulaire de la marque « xxxxxxxxxxx ») la propriété des noms de domaine précités.
- Ne plus utiliser la marque « xxxx » pour quelques utilisations que ce soit (titre d’article, adresse email….).

Nous sommes néanmoins ouvert à la discussion concernant tout délai de mise en place de ces dispositions.

[Christ0]

Le premier échange ne se référe pas non plus à un article législatif ?

[Naïla]

Le premier échange ne se référe pas non plus à un article législatif ?

non plus, il demandait simplement la rétrocession du NDD

[frednhl]

merci pour ces quelques pistes et pour votre proposition de mp.

je ne peux malheureusement pas vous envoyer de message privé, je crois qu'il vous faut un minimum de 5 messages sur le forum pour être autorisé à en recevoir. =/

4 .................

---------- Message ajouté à 23h12 ---------- Précédent message à 23h11 ----------

et 5 .............

[Naïla]

je crois qu'il vous en manque 1

[frednhl]

et de 5 .... (j'espère que cette fois c'est bon !)

[Naïla]

et de 5 .... (j'espère que cette fois c'est bon !)

malheureusement ça ne marche toujours pas

frednhl a choisi de ne pas recevoir de messages privés ou n'est pas autorisé à en recevoir. Par conséquent, vous ne pouvez pas lui envoyer de message.

Si vous essayez d'envoyer ce message à plusieurs destinataires, supprimez frednhl de la liste des destinataires et envoyez le message de nouveau.

bon, je ne sais pas ce qui se passe, il me semblait que c'était 5 messages pour envoyer et recevoir des mp.